Ako maximalizovať šance na úspešnú registráciu ochrannej známky?

S viac ako 213,65 miliónmi spoločností [1] a 64,4 miliónmi ochranných známkok registrovaných po celom svete [2], je predstava 100% jedinečnosti vlastnej značky skutočne naivná. Keďže registrácia ochrannej známky chráni jej vlastníka pred identickými aj podobnými značkami, je potrebné brať do úvahy riziko spojené s registráciou ochrannej známky. Inými slovami, aj keď je registrovaná ochranná známka jedinečná v tom zmysle, že predtým nebola zaregistrovaná žiadna identická ochranná známka, majitelia podobných ochranných známok môžu využiť svoje právo namietať proti novej prihláške.

Posúdenie rizika, zmiernenie a akceptovanie sú preto kľúčovými prvkami procesu registrácie ochrannej známky. Potenciálne riziko žalôb úradu alebo námietok vznesených proti novým prihláškam však možno minimalizovať spoliehaním sa na tri konkrétne stratégie:

Na úspešnú registráciu ochrannej známky existujú dve hlavné kritériá. Prvé sa týka opisnosti a jedinečnosti značky. Registrovaná ochranná známka musí vykazovať dostatočnú úroveň rozlišovacej spôsobilosti, aby odlíšila produkty a služby danej spoločnosti od konkurentov. To znamená, že príliš opisné názvy značiek, ako napríklad Napoli Pizza alebo Fastest Car, úrad duševného vlastníctva odmietne.

Druhé kritérium oprávnenosti súvisí so skríningom podobnosti, ktorý skúma úroveň podobnosti s už zaregistrovanou ochrannou známkou. Všetci majitelia registrovaných ochranných známok majú prednostné právo namietať proti novým prihláškam, a preto ak je nová prihláška identická alebo veľmi podobná, čo by spôsobilo zmätok spotrebiteľa, je pravdepodobné, že vznikne námietka.

Pochopenie toho, do akej miery značka spĺňa tieto kritériá oprávnenosti, poskytuje základ na to, aby sme sa vyhli nákladným chybám pri pokusoch o registráciu ochrannej známky, pri ktorých je takmer isté, že zlyhajú. Navyše je to práve táto úroveň hodnotenia, ktorá poskytuje základ pre zostávajúce stratégie, ktoré možno použiť na maximalizáciu šancí na úspešnú registráciu ochrannej známky.

Vnímaná podobnosť novej prihlášky na regristráciu s ochrannými známkami, ktoré už boli zaregistrované, sa posudzuje v kontexte prekrývajúcich sa tovarov a služieb. Základné odôvodnenie vychádza zo samotnej funkcie registrácie ochrannej známky a tou je vyhnúť sa zmätku pre spotrebiteľov. Dve podobné značky teda môžu koexistovať, ak pôsobia v relatívne odlišných priemyselných odvetviach a nespôsobujú zmätok u spotrebiteľov.

Podrobné overenie registrovateľnosti a dôkladný výber tovarov a služieb možno preto použiť na zmiernenie rizika neúspešnej registrácie ochrannej známky. Dokonca aj v súvislosti s rovnakými triedami ochranných známok možno urobiť podstatné rozdiely, aby sa riziko námietok alebo akýchkoľvek komplikácií značne zredukovalo. Príkladom môže byť nová prihláška ochrannej známky, pre ktorú už bola v triede 25 zaregistrovaná ochranná známka s podobným názvom, ktorá pokrýva široký rozsah odevov. Ak by nová žiadosť obsahovala „oblečenie“ v zozname tovarov a služieb, je takmer isté, že bude zamietnutá alebo vznesená námietka. Naopak, za predpokladu, že sa nová ochranná známka bude používať výlučne v kontexte funkčného športového oblečenia, táto úroveň špecifikácie v prihláške ochrannej známky výrazne znižuje riziko námietok, ako aj zvyšuje možnosti dosiahnutia dohody o koexistencii so zavedenou značkou.

Registrácia ochrannej známky nemusí nevyhnutne zlyhať len preto, že je podaná námietka zo strany úradu alebo iných majiteľov registrovaných ochranných známok. Žiadateľ má možnosť na tieto obavy reagovať a dosiahnuť obojstranne prijateľnú dohodu. Akceptovanie rizika možných námietok preto predstavuje kľúčový prvok na dosiahnutie úspešnej registrácie ochrannej známky. Toto riziko je potrebné zohľadniť pri vypracovávaní žiadosti a najmä pri výbere konkrétnych tovarov a služieb. Navyše, pri riešení námietok vstupujú do hry ďalšie faktory, ako je podiel na trhu, povesť a história. Môžeme hovoriť len z našich skúseností, ktoré naznačujú, že 80% žalôb a námietok úradu sa dá vyriešiť priateľskou cestou bez zložitých súdnych konaní.